本文獲得專利複審委員會2017年度優秀學術論文評審二等獎
摘要：蘋果公司針對智臻公司發明名稱爲“一種聊天機器人系統”、專利號爲200410053749.9的發明專利無效宣告請求案經兩審終審暫告一段落。案件審查過程中，爭議的焦點問題很多，本文僅針對其中涉及的專利法第26條第3款對該案中所呈現出的不同觀點進行梳理，從立法本意出發分三個層次對上述爭議焦點進行分析：非技術貢獻部分和技術貢獻部分在公開要求上存在的不同；如何理解本專利的技術方案並判斷本專利的技術貢獻；公開的判斷標準特別是技術貢獻的公開標準。
01
序言
專利權人智臻公司以發明名稱爲“一種聊天機器人系統”、專利號爲200410053749.9的發明專利（簡稱本專利）起訴蘋果公司侵犯其專利權。這件專利可以通過潤桐專利檢索下載。蘋果公司立即向專利複審委員會提出無效宣告請求，意圖將智臻公司的專利從根本上化爲烏有。專利複審委員會隨後作出第21307號無效宣告請求審查決定（下稱無效決定），維持本專利權全部有效，北京市第一中級人民法院維持了上述決定。就在大家以爲蘋果公司會像PAD案那樣輸掉相關訴訟時，北京市高級人民法院做出終審判決（下稱二審判決），認定本專利說明書未充分公開如何實現本專利權利要求1所限定的遊戲功能，違反了專利法第26條第3款規定的內容，本專利權應當被宣告無效。
高院的上述二審判決不僅令蘋果公司形成絕地反擊的有利態勢，同時也在專利界一石擊起千層浪，各種關於法律適用的討論以及當前國內專利申請質量、審查質量堪憂的議論也風聲水起。下面通過回顧案情對涉及專利法第26條第3款規定的內容進行分析探討。由於專利複審委員會和一審觀點相近，因此除特別指明兩者均以專利複審委員會的觀點表示。
02
案情介紹
本專利權利要求1內容如下：
“1.一種聊天機器人系統，至少包括：
一個用戶；和一個聊天機器人，該聊天機器人擁有一個具有人工智能和信息服務功能的人工智能服務器及其對應的數據庫，該聊天機器人還擁有通訊模塊，所述的用戶通過即時通訊平臺或短信平臺與聊天機器人進行各種對話，其特徵在於，該聊天機器人還擁有查詢服務器及其對應的數據庫和遊戲服務器，並且該聊天機器人設置有一個過濾器，以用來區分所述通訊模塊接收到的用戶語句是否爲格式化語句或自然語言，並根據區分結果將該用戶語句轉發至相應的服務器，該相應的服務器包括人工智能服務器、查詢服務器或遊戲服務器。 ”
蘋果公司關於本專利不符合專利法第26條第3款的具體意見共五條，其中形成爭議的是說明書是否對“如何利用遊戲服務器5來實現遊戲功能”予以充分公開。對此專利複審委員會認爲，在說明書記載內容的基礎上，本領域技術人員能夠實現，用戶通過即時通訊平臺與聊天機器人進行對話，該聊天機器人的另一端連接遊戲服務器，根據聊天機器人識別的對話內容，用戶就可以利用遊戲服務器實現以文字互動爲基礎的遊戲功能，因此本領域技術人員根據說明書的上述記載能夠實現本發明利用聊天機器人系統的遊戲服務器互動遊戲的功能。
二審判決不同意專利複審委員會的認定，具體觀點如下。第一，根據本專利說明書的記載，本專利的發明目的是“提供一種聊天機器人系統，用戶可以和機器人聊天，但得到的是十分擬人化的對話，除了交互式的對話，更可以‘命令’機器人爲用戶查詢信息、做遊戲等”。相應的，遊戲功能也應當是本專利權利要求1所記載的必要技術特徵，實現遊戲功能也是本專利權利要求1的技術方案所要實現的功能。此外，在專利授權階段的審查中，智臻公司也認爲遊戲功能是使本專利具備創造性的技術特徵，因此，認爲如何實現遊戲功能是實現本專利必不可少的技術特徵。
第二，說明書僅僅記載了具有一個遊戲服務器以及提到實現互動遊戲的設想，而對於遊戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接，例如，對什麼樣的用戶輸入的什麼內容傳送到遊戲服務器以及如何將用戶的指令傳送到遊戲服務器中，完全沒有記載。此外，根據說明書的記載和教導，過濾器對用戶輸入語句進行判斷，判斷爲格式化語句的則通過查詢模塊24輸出到查詢服務器4，而判斷爲自然語句的則通過對話模塊23輸出到人工智能服務器3。因此，根據本專利說明書的記載，本專利的聊天機器人系統中，如果用戶輸入的是和遊戲相關的語句，即使其能夠由過濾器分析處理，其也只是被過濾器判斷爲自然語句或格式化語句，而送到人工智能服務器3或查詢服務器4中，而根本不可能送到遊戲服務器5中。由此可見，本專利說明書未充分公開如何實現本專利權利要求1所限定的遊戲功能，違反了專利法第26條第3款規定的內容。
第三，判斷說明書是否充分公開的依據在於本領域技術人員根據說明書的記載能夠確定的內容，即，說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的指引，以促使本領域技術人員據此獲知相關的現有技術來具體實現本專利的技術方案。但一審判決卻認爲只要本領域技術人員可以實現的內容就屬於公開充分，而不考慮這些內容是否已經在說明書中被教導、記載或指引，這顯然不符合專利法第26條第3款的立法本意。
03
案情分析及法理探討
概括地講，無效決定和二審判決的分歧體現在三個方面。
第一個方面是技術方案的理解，特別是技術貢獻的理解上存在不同。無效決定實際上認爲本專利的技術貢獻體現在過濾器及其限定上，具體是通過過濾器將無法確定爲格式化命令的自然語言利用人工智能服務器進行處理，將格式化語言則送到命令執行系統（例如查詢系統、遊戲系統）來執行，在此基礎上將遊戲系統歸入了現有技術的範疇。而二審判決不僅認爲遊戲功能屬於本專利的必要技術特徵，其可能進一步認爲該功能是使本專利具有創造性的技術貢獻點。
第二個方面是兩者在公開的判斷標準上可能存在不同。二審判決認爲本發明要麼給出足夠的信息，要麼給出足夠的指引，否則將被視爲未充分公開。從目前的案情和二審判決的行文上看二審判決有可能是針對其所認定的技術貢獻即遊戲服務器提出的判斷標準，而由於無效決定並未將遊戲服務器認定爲技術貢獻，因此兩者在這一點上並未出現正面的對抗。
第三個方面是兩者對待專利權人自認的態度不同。對此二審判決似乎主要依賴於本專利說明書的記載和專利權人自認；而無效決定似乎更在意本領域技術人員依據說明書公開的內容和現有技術的狀態給出的判斷。仔細分析不難看出這也是造成兩者在第一個方面和第二方面存在不同的起因之一。
簡單地概括，二審判決認爲雖然專利文獻本身不能推定出來，但既然專利權人自己說遊戲（服務器）功能形成技術貢獻，並可能因此獲利，就應當負有責任在說明書中清楚公開出這種貢獻，如果本領域技術人員從本專利說明書看不到這種技術貢獻，所看到的仍然是現有的遊戲（服務器）功能，那麼說明書對此未充分公開；而無效決定則認爲技術貢獻不是專利權人在申請日後想怎麼說就怎麼認的，要依據本專利權利要求書和說明書的記載以及現有技術客觀狀況來判斷。
結合上述分析，筆者將按照以下層次分別展開討論：非技術貢獻部分和技術貢獻部分在公開判斷上的不同；如何理解本專利的技術方案並判斷本專利的技術貢獻；公開的判斷標準特別是技術貢獻在公開上的判斷標準。
（一）非技術貢獻部分和技術貢獻部分在公開要求上是否存在不同
獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵。如果按照技術貢獻進行劃分，獨立權利要求中的特徵可分爲技術貢獻部分和非技術貢獻部分。
首先除了明確記載外，獨立權利要求中通常還隱含一些必要技術特徵。例如，一種照相機，其包括鏡頭，特徵是該鏡頭表面通過一種方式A連接有一層增透膜。顯然照相機不只包括有鏡頭，還必須包括有成像裝置、快門和殼體等部件。而該發明的技術貢獻在於鏡頭前面的增透膜及其連接方式A。此時屬於現有技術中的必要技術特徵成像裝置、快門和殼體等部件不僅不用在說明書中給出具體說明或指引，甚至不用出現，本領域技術人員均知道這部分內容由現有技術構成，現有合適的部件均落在本發明的保護範圍之內。如果技術貢獻僅僅是增透膜的連接方式A，增透膜也是現有的，那麼增透膜的詳細公開也不是必要的，公開重點是連接方式A。如果技術貢獻既不是增透膜也不是特定的連接方式A，而是現有技術中沒人將增透膜用於照相機的鏡頭，那麼該案的技術貢獻就是將增透膜用在照相機的鏡頭上，本發明也沒有必要特別詳細地公開所述的連接方式A，只需要舉例說明例如通過塗覆、貼膜等方式在照相機的鏡頭形成增透膜A即可，因爲在此基礎上，本領域技術人員知道如何選用合適具體的塗覆或貼膜工藝來實現連接。綜上所述，公開雖然是對本發明技術方案整體的要求，但具體到技術貢獻部分和非技術貢獻部分又存在不同。因爲公開是以本領域技術人員能夠實現爲準，因此對本領域技術人員知識和能力範圍以內的內容要求較低，對本領域技術人員知識和能力範圍以外的、具有技術貢獻的內容要求較高。在此基礎上，一件專利技術貢獻的判斷就變得非常重要，不同的判斷方法、不同的判斷結果可能會影響到公開判斷的最終結果。
（二）如何理解本專利的技術方案並判斷本專利的技術貢獻—如何看待專利說明書、專利權人的意見陳述以及現有技術的作用
根據其行文，二審判決應當是將權利要求1中的遊戲功能本身歸入了爲本專利技術貢獻的部分，其依據有三點：第一是本發明說明書的記載，即本發明的發明目的是“提供一種聊天機器人系統，用戶可以和機器人聊天，但得到的是十分擬人化的對話，除了交互式的對話，更可以‘命令’機器人爲用戶查詢信息、做遊戲等”；第二是專利權人在授權階段的自認，即智臻公司也認爲遊戲功能是使本專利具備創造性的技術特徵；第三是對授權行爲本身的推斷。那麼這種觀點是否合理呢？下面筆者分兩個層面進行分析。
1．審查過程的分析
首先，雖然本專利的發明目的是“提供一種聊天機器人系統，用戶可以和機器人聊天，但得到的是十分擬人化的對話，除了交互式的對話，更可以‘命令’機器人爲用戶查詢信息、做遊戲等”，但由於發明目的有可能會被權利要求1及其從屬權利要求分層實現，因此權利要求1的技術貢獻有可能是聊天本身，擬人化的對話，也有可能是實現“命令”的方式，或者是命令機器人做遊戲等。因此權利要求1的技術貢獻雖然有可能是遊戲服務器本身，但也有可能是現有遊戲服務器的運用，或者是通過過濾器結合各種應用（包括遊戲）從而實現擬人化的對話結果。其次，由於授權通知書本身並不會對技術貢獻等授權原因進行闡述，因此授權雖然在一定程度上表明瞭審查員對本專利創造性的認可，但審查員所認可的技術貢獻具體是什麼還需要進一步的證據支持。
爲此，筆者也查閱了本專利授權階段的文檔。本專利在授權前共發出三次審查意見通知書。第一次審查意見通知書的主要意見是權利要求1中的區別特徵遊戲服務器是本領域慣用手段。爲此專利權人對權利要求進行了修改，認爲：修改後權利要求1相對於對比文件1存在的主要區別是“查詢服務器”和“遊戲服務器”；同時“對比文件1中也沒有給出其聊天機器人可進一步包括‘查詢服務器’以及‘遊戲服務器’以爲用戶提供信息查詢服務和遊戲的技術啓示，因此，權利要求1相比於對比文件1具有實質性特點；權利要求1中的聊天機器人由於還包括‘查詢服務器’和‘遊戲服務器’，能夠爲用戶提供各類豐富、及時、準確的信息與互動遊戲(說明書第1頁第20行至第21行)，從而具有顯著的進步。”顯然，由這段話雖然可以看出專利權人認爲遊戲服務器對本專利的創造性帶來了貢獻，但其解讀仍然包括貢獻點是遊戲服務器本身和現有遊戲服務器的應用兩種可能。
此後，國家知識產權局第二、三次審查意見通知書中針對權利要求1所指出的缺陷只有一條，即權利要求1缺少“過濾器22將用戶輸入的語句進行過濾並轉發”這一必要技術特徵，而授權通知書正是專利權人在第三次審查意見通知書後加入了有關過濾器的限定才作出的，因此國家知識產權局授權並認爲具有創造性的原因有可能是有關過濾器的限定。
2．本專利記載和專利權人自認的考量
退一步講，在不考慮筆者所補充事實的基礎上，討論一下在判斷技術貢獻的過程中如何看待本專利記載和專利權人的自認。當專利文件在某一點未清楚完整公開時，可能會出現本領域技術人員看不出本專利在此與現有技術（或背景技術）存在區別的情況。此時，通常有兩種處理方法：一是僅依據本專利說明書並參考申請人或專利權人的意見陳述進行處理，即，記載或聲稱有技術貢獻卻沒有看到技術貢獻，因此未清楚完整公開；二是依據本專利說明書公開的內容並結合現有技術進行處理，即雖然記載或聲稱有技術貢獻卻沒有看到技術貢獻，此時由於沒有看到技術貢獻，所以仍認爲其公開的是現有技術，按現有技術處理。顯然，當申請文件的權利要求僅存在一個可能的貢獻點時上述兩種處理方式的結果是相同的，即均不能被授權，區別是前者的原因是未清楚完整公開，而後者的原因則是新穎性。但是，如果申請文件的權利要求存在一個以上的貢獻點時，上述兩種處理方式則可能導致完全不同的處理結果。舉例而言，如果依據說明書記載，權利要求中存在兩個技術貢獻A和B。經審查發現其中A充分公開並形成技術貢獻，B未充分公開並且無法區別於現有技術。此時通常存在兩種處理方式，方式一是將導致該權利要求請求保護的方案因未被公開而無效，而方式二則會將技術貢獻僅看成A而被授權（或在無效程序中被維持）。
筆者認爲處理方式二能夠更好地體現公開換保護的法律思想。當申請人/專利權人在說明書撰寫或意見陳述的過程中出現某些缺陷時，如果本領域技術人員依據說明書的記載和現有技術的狀況，仍然能夠看到一個公開並有技術貢獻的方案，對本領域技術人員而言，該方案帶來了技術進步，作爲回報，申請人/專利權人仍可要求對該方案進行保護。筆者認爲這也是善意審查或善意裁判的法理基礎，其能夠更好地體現專利法公開換保護的立法本意。同時需要注意的是，上述處理方式需要以下面的原則爲前提：即申請文件的撰寫缺陷不得引起公衆混亂，即公衆在考慮現有技術的前提下仍能清楚完整地理解出一個具有技術貢獻的方案。
下面本文再以前述照相機爲例，重點討論一下處理方式一和二的理解。如果本專利說明書強調的技術貢獻是增透膜A及其連接方式B，而依據說明書公開的內容本領域技術人員能夠實現連接方式B卻無法將增透膜A與現有技術（或背景技術）的增透膜區別開來，此時如何來處理這個案子呢？方式一的處理結果是依據專利權人在說明書中記載的發明目的和問題，將增透膜A和連接方式B均看成技術貢獻，結果由於增透膜A未充分公開，將被無效。方式二則是依據現有技術或背景技術的客觀狀況將增透膜A看成現有技術，技術貢獻就變成連接方式B了。此時如果連接方式B被充分公開並帶來實質性特點，該專利將被維持。
回到本案，顯然，無效決定的觀點接近處理方式二。本案中，依據說明書和現有技術，本發明存在過濾器及其相關限定這一技術貢獻，而這一點已被公開，從而形成了技術貢獻。在此基礎上，即使專利權人聲稱的技術貢獻還包括遊戲功能本身，但依據說明書和現有技術，如果該遊戲功能無法區別於現有技術，也可在公開方面按照現有技術對待。因此判斷蘋果公司主張本專利未公開的理由不能成立。這種思路包括以下優點：第一，體現了公開換保護的立法思想；第二，以本領域技術人員作爲判斷主體來判斷本專利的技術貢獻及其它相關法律條款的適用，而非以當事人的主觀意見（這包括其意見陳述中的意見以及專利權文獻中自稱的目的、效果和功能等內容）爲依據具有更強的客觀性，同時也符合居中裁判以事實爲依據的判斷思想。第三，依據這種思路進行判斷，不同法條之間在判斷結果上具有更好的一致性和協同性。筆者注意到，無效決定在依據蘋果公司提交的現有技術所進行的創造性判斷中，所強調的技術貢獻也是過濾器及其相關限定，這也是上述判斷思路帶來的客觀結果。顯然，以這種思想爲指導帶來的判斷思路不僅會對當事人意見陳述的客觀性進行判斷，還會對本專利專利文獻中記載信息的客觀性進行判斷。本文在介紹這種判斷思路時將本專利專利文獻所記載的內容與專利權人在意見陳述中陳述的內容合在一起進行得分析，讀者可以將這兩種情況分開進行深入的分析，研究這兩種情形所適用的條件是否不同，存在什麼不同。
本案中，如果遊戲功能本身是本發明的唯一技術貢獻，那麼二審判決認爲沒有清楚完整公開是具有一定合理性的。
（三）公開特別是技術貢獻充分公開的判斷標準的討論
現行審查指南分三個方面對公開的標準進行了規定，即：清楚、完整和能夠實現。其中在清楚中要求：（1）主題明確；（2）表述清楚。由此使得本領域技術人員能夠清楚、正確地理解該發明或者實用新型，即該發明或實用新型的技術方案、所要解決的技術問題以及有益效果。上述技術問題、技術方案和有益效果應當相互適應，不得出現相互矛盾或不相關聯的情形。其中在完整中要求一份完整的說明書應當包含下列各項內容：（1） 幫助理解發明或者實用新型不可缺少的內容。（2）確定發明或者實用新型具有新穎性、創造性和實用性所需的內容。（3）實現發明或者實用新型所需的內容。例如，爲解決發明或者實用新型的技術問題而採用的技術方案的具體實施方式。應當指出，凡是所屬技術領域的技術人員不能從現有技術中直接、唯一地得出的有關內容，均應當在說明書中描述。在能夠實現中規定：所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，並且產生預期的技術效果。說明書應當清楚地記載發明或者實用新型的技術方案，詳細地描述實現發明或者實用新型的具體實施方式，完整地公開對於理解和實現發明或者實用新型必不可少的技術內容，達到所屬技術領域的技術人員能夠實現該發明或者實用新型的程度。
簡單地講，審查指南要求說明書清楚完整地記載發明或實用新型的技術方案、解決的技術問題以及具有的技術效果；但並不是說說明書記載了一個清楚、完整的技術方案，所解決的技術問題以及所具有的技術效果就可以了，還要求本領域技術人員通過閱讀說明書能夠實現發明或實用新型的技術方案，能夠確認其能夠解決其技術問題並能產生預期的技術效果。另一方面，雖然說明書公開的越詳細越好，但充分公開的問題實質上是說明書公開的底線的問題，即說明書最低公開到什麼程度即可認爲充分公開的問題，而不是公開得越多越好。因此，雖然本專利說明書的撰寫相比國外專利文獻存在明顯不足，但是否已觸及充分公開的底線是本案的關鍵。二審判決在得到本專利違反了專利法第26條第3款應當無效的結論之後還特別在理論上強調了公開所需滿足的兩個條件：要麼給出足夠信息；要麼給出足夠指引。
通過比較可以發現，現行審查指南的判斷標準是一個相對比較充分、全面和成熟的判斷標準，其已然能夠很好地處理本案。而高院提出的判斷理論—-可以實現的內容需要在說明書給出足夠信息或指引，目前看還需要進一步說明，例如，何爲指引，什麼是足夠信息，其判斷的標準是否又要回到本領域技術人員能夠實現的判斷？其與現有的判斷標準之間是否存在什麼本質上的區別等均不明確，有待法院通過司法解釋或其它案例進一步解釋。
04
小結
關於說明書公開，美國還有過度勞動和公開最佳實施方式的要求，而歐洲也有一個過度勞動的限制。此外美國和歐洲在現有技術的水平上也有不同要求。以上兩點雖然本案均不涉及，但這種不同表明清楚完整公開本身仍是一個在某些點上存在分歧的問題。回顧本案，本專利說明書和權利要求在撰寫上確實存在一些模糊、不確定或者不對應的信息和內容，由此導致不同審級裁判者之間在執法層面上對這一問題的認識出現分歧，均表明清楚完整公開的問題是一個值得不斷討論和學習的話題。通過討論進一步提高各方對這一問題的認識將有助於專利申請的質量、專利審查和裁判質量的提高以及專利體系的不斷完善。
國家知識產權局專利複審委員會
朱文廣 溫麗萍